Подумал, что неплохо бы было вести рубрику вопрос-ответ, где бы я давал примеры F.A.Q. и кратких ответо на них. Сейчас занимаюсь лицензионным договором, поэтому, пожалуй, начну с вопросов по договорам уступки/лицензии:

1. Кто является надлежащим правообладателем исключительного права на товарный знак с момента подачи в Роспатент заявления о регистрации договора об уступке (продаже) исключительных прав на товарный знак до момента регистрации договора?

 Ответ:

С момента регистрации товарного знака (знака обслуживания) до момента регистрации договора о его уступке обладателем исключительных прав на товарный знак является его первоначальный владелец.

1.2 Кто имеет право в указанный период на использование товарного знака, исключительное право на который уступается по соответствующему договору?

 Ответ:

До момента регистрации уполномоченным органом договора об уступке товарного знака, исключительное право на товарный знак принадлежит правообладателю.

Согласно п. 2 статьи 425 ГК РФ стороны договора вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора. По моему мнению, использование товарного знака Лицензиатом до регистрации Лицензионного договора в Роспатенте допускается, если это отражено в Договоре.

1.3  Возможно ли включение отдельных положений, связанных с урегулированием данного вопроса, в текст договора об уступке (продаже) исключительных прав на товарный знак, какие юридические последствия будут иметь указанные положения для сторон договора?

Согласно ст. 27 Закона без регистрации указанного договора в органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности он считается недействительным. До регистрации договора в Роспатенте стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора.

2.1  Имеет ли право прежний правообладатель исключительных прав на товарный знак продолжать использовать его в своей деятельности без оформления лицензионного договора уже после регистрации договора об уступке (продаже) исключительных прав на товарный знак?

Согласно п. 1 статьи 4 Закона РФ "О товарных знаках, ..." никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя. Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых используется товарный знак без разрешения правообладателя, являются контрафактными. Поскольку договор уступки исключительных прав на товарный знак уже зарегистрирован, его использование прежним владельцем будет нарушать права нового собственника.

Разрешение на использование товарного знака может быть выражено в форме лицензионного договора, который подлежит регистрации в Роспатенте и без этой регистрации считается недействительным.

2.2  Имеют ли право третьи лица заявить о нарушении прав использования товарного знака и досрочно прекратить его правовую охрану?

Зарегистрированный в Российской Федерации товарный знак не может быть лишен правовой охраны по ходатайству третьего лица только лишь на основании, что имеют место нарушения исключительных прав владельца товарного знака. Заявить о нарушении прав использования товарного знака может заинтересованное лицо, чьи права были нарушены, то есть правообладатель.

2.3  Может ли бездействие надлежащего правообладателя исключительных прав на товарный знак в части организации мер по охране от незаконного использования товарного знака третьими лицами, в том числе его прежним правообладателем, явиться основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, либо повлечь для его правообладателя иные негативные последствия?

Российское законодательство не вменяет в обязанность владельцам товарных знаков совершение каких-либо действий, направленных на защиту их исключительных прав, равно как и не предусматривает каких-либо санкций за бездействие.

Продолжение следует ...

На сайте Российского Патентного ведомства опубликована переведенная на русский язык девятая версия Международного классификатора товаров и услуг, действующая с 1 января 2007 года. Перечень товаров и услуг в новых заявках должен уже соответствовать новой редакции Классификатора.

http://www.fips.ru/mktu9/

В соответствии с новой версией классификатора юридические услуги были из 42-го перенесены в 45 класс. 35-ый класс был дополнен услугами, которые могут быть охарактеризованы, как услуги Интернет-магазинов.

Утверждение, что Закон познается на практике абсолютно справедливо. Если в законе написано "так должно быть", а по сути не работает, как быть?!

Пару недель сюда не писал, просто совсем не было свободного времени. В скором времени размещу здесь мои впечатления о состоявшемся на днях разбирательстве по одному занятному делу.

Если у кого за это время появились какие-либо вопросы в моей области, то задавайте, журнал не заброшен.

     Товарный знак это обозначение, служащее для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг. Посредством товарного знака потребитель может отличить товары и услуги одного производителя от аналогичных товаров и услуг других лиц.

    Помимо идентификационной функции, товарный знак также выполняет задачу по привлечению новых покупателей. Часто при совершении покупок, при приблизительно равных  остальных исходных данных (например, при покупке носков, имеющих одинаковую стоимость и состав ткани), именно товарный знак становится тем решающим критерием, почему потребитель останавливается на том или ином товаре. В примере с носками, я бы остановился на более смешном названии, так как эта деталь туалета, как правило, скрыта и при общем «строгом» виде, хочется иметь надетым что-нибудь веселенькое, что при этом заметно только мне)). Здесь я не беру в расчет тех, кто носит короткие брюки с торчащими из-под них носками )). Поэтому, перед началом разработки товарного знака необходимо определиться, кто будет целевой аудиторий Вашего товара. Вряд ли стоит включать изображения цветочков или бабочек в товарный знак, который будет использоваться для маркировки деловых костюмов, одинаково, как не подойдут для детских игрушек такие названия, как «реалист» или «дипломат». Если это товар бюджетной категории, то знак должен быть понятен среднестатистическому покупателю. Так слишком заумное название, или логотип с включением элементов «русского гламура» (побольше и побогаче), скорее всего отпугнет потенциального покупателя. Если этот товар рассчитан на богатую публику, то здесь также нужно учитывать ментальность той прослойки потребителей, которая обладает такими деньгами. Так, например, украшение товарного знака стразами и бриллиантами вполне подойдет для товарного знака изысканных шуб для модниц.

     Определившись с потенциальной аудиторией и общей концепцией товарного знака, необходимо придумать название. Частая ошибка заявителей, которые придумывают товарные знаки, это желание зарегистрировать нерегистрируемое, так чтобы никто другой не мог использовать в своей деятельности это название. Другими словами, многие заявители, обращаясь с просьбой о регистрации их обозначения в качестве товарного знака, хотят зарегистрировать «колбасу на колбасу», так чтобы завтра уже никакой Иван Иванович Иванов не смог в свой лавке без моего разрешения написать «продаю колбасу», потому что я уже этот знак зарегистрировал. Другими словами, товарный знак не должен напрямую указывать на вид товара, для маркировки которого он будет использоваться. Если все же хочется через товарный знак описать свой товар, то нужно придумать что-то фантазийное. Так, например, не писать «капли для носа», а написать «ДЛЯНОС» (известный зарегистрированный товарный знак). В этом случае мы получаем вновьобразованное слово, значения которого не найдешь ни в одном словаре, но которое намекает потребителю на назначение товара и в то же время не противоречит требованиям российского законодательства.

     В-третьих, когда концепция знака и слово готово, необходимо провести его предварительную проверку, чтобы определить, подавалось ли оно на регистрацию ранее в отношении однородных товаров и услуг. Это делается для определения целесообразности дальнейшей регистрации, чтобы не получилась такая ситуация, когда заявитель потратил деньги, прождал достаточно долго времени и в итоге получил отказное решение, потому что что-то подобное уже зарегистрировано. Из личного опыта могу сказать, что до 60 процентов проверяемых знаков отсеиваются еще на стадии проверки. Здесь нужно учитывать то, что мышление в целом типичное и вероятность того, что кто-то уже придумал что-то подобное ранее очень велика. Но даже получив неутешительные результаты поиска, не стоит отчаиваться, потому что всегда можно обратиться к патентным поверенным, которые сделают все от них зависящее, чтобы найти возможные варианты решения вашего вопроса.
(с) Родионов 02.03.2007

     Распространенная ошибка российских заявителей при регистрации своих товарных знаков, это то, что в целях продвижения своей продукции они часто придумывают «фантазийные легенды» относительно своих обозначений. Только что появившийся товарный знак очень сложно продвинуть на рынок и причиной тому может быть как усилившаяся конкуренция, так и укоренившееся в российском потребителе мнение о том, что товары иностранного происхождения заведомо лучше российских. С этой целью российский заявитель в отношении только что появившегося знака придумывает историю, что обозначение на самом деле принадлежит, предположим, немецкой компании и существует на зарубежном рынке уже десятки лет. Среднестатистическому потребителю такой информации уже достаточно. Он не будет проводить экспертизу или поиск по иностранным поисковым системам с целью выяснить, а есть ли такая фирма за рубежом и использовала ли она там знак. То есть он доверяется ложной информации и тем самым российский производитель привлекает большее число покупателей своего товара. По такому принципу работают почти все недавно появившиеся на рынке марки аудио и видео проигрывающей аппаратуры, многие марки российской одежды. То есть производство осуществляется в России, но, например, на сайте дистрибьютора производитель требует размещать информацию об иностранной происхождении товара. Очевидно, что такие действия привлекают дополнительных потребителей товаров и, следовательно, он имеет место быть. Не будем вдаваться в этические аспекты такого способа ведения бизнеса или рассматривать вопрос с точки зрения закона о защите прав потребителя, а рассмотрим его с точки зрения возможных сложностей, которые могут возникнуть у таких заявителей при регистрации их знаков в Патентном ведомстве РФ.

     Российское законодательство запрещает регистрировать в качестве товарных знаков обозначения, которые могут ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров или их изготовителя. После поступления заявки в Патентное ведомство РФ обозначение проходит экспертизу, в ходе которой, в частности проверяется наличие или отсутствие в знаке элементов, которые могут служить причиной введения потребителя в заблуждение. Для этих целей экспертиза Патентного ведомства РФ активно использует поисковые системы в сети Интернет. При поиске в сети, естественно, всплывает вся эта «фантазийная легенда» об иностранном происхождении товаров и заявителю отказывают в регистрации его знака фактически ссылаясь на него же самого. У меня в работе сейчас находятся два таких дела, в отношении которых в ближайшее время будут проходить аппеляции на решения об отказе в регистрации. Подобные вопросы, в принципе, решаемы. В первую очередь необходимо удалить всю ложную информацию о знаке из сети Интернет. Этот процесс не быстрый, так как переиндексация страниц  поисковиками может занять от одного дня до трех месяцев, то есть даже если информация удалена с сайта, она все равно будет отражаться при поиске до тех пор пока поисковый сервер не произведет ее переиндексацию. Во-вторых заявителю потребуется представить документы, в которых он должен разъяснить причины, которые подвигли его на придумывание легенды для знака и, в-третьих, дать обещание исправиться и больше так не делать. Все это связано с дополнительной работой, увеличением сроков регистрации знаков, которые, к слову, и так не маленькие и составляют сейчас около полутора лет и, естественно, с дополнительными расходами на оплату услуг поверенных и государственных пошлин.

     В заключение хочется посоветовать заявителям не придумывать что-либо ложное или неправдивое в отношении их знаков, до тех пор, пока Патентное ведомство РФ не зарегистрирует Вам знак и не выдаст на него охранный документ, в противном случае Вы рискуете потерять значительное время, деньги и в итоге получить отказное решение на основании п. 3 статьи 6 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»

(с) 01.03.2007 Родионов